BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
Aktenzeichen: I ZR 148/01
Entscheidung vom 27. November 2003
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf
die mündliche Verhandlung vom 27. November 2003 durch den Vorsitzenden
Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg,
Prof. Starck, Pokrant und Dr. Büscher für Recht erkannt:
Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des
29. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 15. März 2001
aufgehoben.
Die Sache wird zur neuen Verhandlung und
Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das
Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen
Tatbestand:
Die Klägerin, die Deutsche Telekom AG, ist
Inhaberin der am 27. September 1995 angemeldeten und am 8. November
1995 eingetragenen Wortmarke Nr. 395 39 437 "T-Online". Diese genießt
Schutz für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen, die im
Zusammenhang mit Telekommunikation und Datenverarbeitung stehen.
Die Beklagte bezeichnet sich als "Fullservice-Solution-Provider",
der auf den Geschäftsfeldern Mobilfunk, Behörden- und
Industriefunksystem und Festnetztelefon Waren, Dienstleistungen,
Technologien und Systeme anbietet. Sie ist Inhaberin der am 5. Februar
1998 angemeldeten und am 30. Juli 1998 eingetragenen Wortmarke Nr. 398
05 921 "DONLINE", die u.a. für Datenverarbeitungsgeräte und Computer
sowie Zurverfügungstellung von Online- und Telekommunikationsdiensten
geschützt ist. Sie hat die Marke wenige Stunden lang als
Internet-Domain benutzt.
Die Klägerin hat darin eine Verletzung ihrer
Marke gesehen und Ansprüche auf Unterlassung, Löschung,
Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzverpflichtung
geltend gemacht. Danach soll der Beklagten u.a. untersagt werden,
unter der Marke DONLINE Registrierkassen, Rechenmaschinen,
Datenverarbeitungsgeräte und Computer und/oder die Dienstleistungen
Telekommunikation, Zurverfügungstellung von Online- und
Telekommunikationsdiensten und die Erstellung von Programmen für die
Datenverarbeitung anzubieten.
Die Klägerin hat die Auffassung vertreten, daß
wegen der Identität bzw. hochgradigen Ähnlichkeit der unter den Marken
angebotenen Waren und Dienstleistungen und der überragenden
Kennzeichnungskraft der Klagemarke eine Verwechslungsgefahr bestehe,
weil die Marke der Beklagten wie "DOnline" ausgesprochen werde.
Die Beklagte ist dem entgegengetreten und hat
eine Verwechslungsgefahr in Abrede gestellt. Sie hat geltend gemacht,
es fehle an einer ausreichenden Markenähnlichkeit. "Online" sei ein
häufig benutzter Zeichenbestandteil. Es könne nicht davon ausgegangen
werden, daß die angegriffene Marke in erheblichem Umfang wie
"D-Online" ausgesprochen werde.
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die
Berufung der Klägerin ist ohne Erfolg geblieben. Mit ihrer Revision,
deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfolgt
die Klägerin ihre Anträge weiter.
Entscheidungsgründe:
I. Das Berufungsgericht hat eine
Verwechslungsgefahr verneint. Es hat ausgeführt:
Die Klagemarke habe im Kollisionszeitpunkt, dem
Anmeldetag der angegriffenen Marke der Beklagten, bei ursprünglich
geringer Kennzeichnungskraft durch intensive Benutzung bereits einen
erheblichen Bekanntheitsgrad erreicht. Ihr komme demgemäß, wie auch
die Beklagte nicht in Abrede gestellt habe, eine starke
Kennzeichnungskraft zu. Die Waren/Dienstleistungen seien identisch,
zumindest ähnlich. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr fehle es
aber an einer hinreichenden Ähnlichkeit der Marken. Die Klagemarke
werde aufgrund der Schreibweise und der von der Klägerin betriebenen
Werbung wie "T-Online", nicht wie "tonline" ausgesprochen.
Hinsichtlich der angegriffenen Marke sei dagegen davon auszugehen, daß
sie nicht in relevantem Umfang wie "donline" ausgesprochen werde. Denn
die angegriffene Marke werde zusammenhängend geschrieben und deshalb
erfahrungsgemäß zusammenhängend gesprochen, weil sich der Verkehr
nicht leichtfertig über die Aussprachekonvention eines
zusammengeschriebenen Worts hinwegsetze.
II. Diese Beurteilung hält der
revisionsrechtlichen Überprüfung nicht stand. Sie führt zur Aufhebung
des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache.
1. Rechtsfehlerfrei ist das Berufungsgericht
allerdings davon ausgegangen, daß die Frage einer markenrechtlichen
Verwechslungsgefahr nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unter
Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu
beurteilen ist. Dabei ist des weiteren von einer Wechselwirkung der
maßgeblichen Faktoren auszugehen, so daß die Frage der Ähnlichkeit der
Waren/Dienstleistungen sowie der Marken und die Kennzeichnungskraft
der Klagemarke derart in Zusammenhang zu bringen ist, daß ein hoher
Grad der Warenähnlichkeit ebenso einen geringeren Grad der Ähnlichkeit
der Marken auszugleichen vermag wie eine hohe Kennzeichnungskraft oder
umgekehrt (vgl. nur BGH, Urt. v. 28.8.2003 - I ZR 9/01, GRUR 2003,
1044, 1045 = WRP 2003, 1436 - Kelly, m.w.N.).
2. Das Berufungsgericht ist - ohne dies näher
auszuführen - davon ausgegangen, daß die Waren und Dienstleistungen
aus dem Verzeichnis der Marken teils identisch, teils ähnlich sind.
Auch zum Grad der Ähnlichkeit hat das Berufungsgericht keine weiteren
Ausführungen gemacht. Das begegnet keinen Bedenken, soweit es um
Dienstleistungen auf dem Geschäftsfeld der Telekommunikation geht.
Hinsichtlich der übrigen vom Klageantrag erfaßten Waren und
Dienstleistungen könnte eine nähere Erörterung im Rahmen der noch
offenen Beurteilung der Verwechslungsgefahr erforderlich sein.
3. Auch die Annahme einer starken
Kennzeichnungskraft der Klagemarke aufgrund intensiver Benutzung auf
dem Sektor der Telekommunikationsdienstleistungen, insbesondere von
Dienstleistungen im Internet, ist frei von Rechtsfehlern. Die
Revisionserwiderung wendet sich ohne Erfolg gegen diese Feststellung
des Berufungsgerichts. Die Beklagte hat die behauptete intensive
Benutzung nicht bestritten. Daraus folgt von Rechts wegen die erhöhte
Kennzeichnungskraft. Die gesteigerte Kennzeichnungskraft ist bei der
Beurteilung der Verwechslungsgefahr für den Produkt- oder
Dienstleistungsbereich zu berücksichtigen, in dem sie kraft Benutzung
der Marke vorliegt (vgl. BGH, Urt. v. 10.10.1991 - I ZR 136/89, GRUR
1992, 130, 131 = WRP 1992, 96 - Bally/ BALL).
4. Das Berufungsgericht hat eine für die Bejahung
einer Verwechslungsgefahr hinreichende Ähnlichkeit der Marken
verneint. Das kann keinen Bestand haben.
Das Berufungsgericht hat sich zu Recht nur mit
der Frage einer klanglichen Nähe der Marken befaßt. Bei seiner
Beurteilung, in welcher Weise die angegriffene Marke ausgesprochen
wird, hat das Berufungsgericht allerdings den Sachverhalt nicht
ausgeschöpft. Es hat unberücksichtigt gelassen, daß der von ihm
aufgestellte allgemeine Satz, der Verkehr werde zusammengeschriebene
Wörter in der Regel auch zusammenhängend aussprechen (vgl. auch BGH,
Urt. v. 13.11.2003 - I ZR 184/01, Umdruck S. 6 - MIDAS/medAS), in
dieser Allgemeinheit keine Gültigkeit beanspruchen kann.
Die Revision weist zu Recht auf die Besonderheit
hin, wonach der Begriff "online" auf dem vorrangig in Rede stehenden
Geschäftsfeld der Telekommunikation zum allgemeinen Wortschatz gehört.
Schon deshalb kann für den Verkehr Anlaß bestehen, die beanstandete
Bezeichnung DONLINE im Telekommunikationsbereich dementsprechend mehr
oder weniger deutlich getrennt auszusprechen. Darüber hinaus hat das
Berufungsgericht rechtsfehlerhaft außer acht gelassen, daß auch die
Bekanntheit der Klagemarke T-Online den Verkehr bei der Aussprache des
Zeichens ebenfalls mit einem vorangestellten Buchstaben und online
gebildeten Zeichens DONLINE im Bereich der Telekommunikation
beeinflussen kann. So wie eine bekannte Marke den Verkehr dazu
veranlassen kann, die Prägung des Gesamteindrucks einer mehrteiligen
Marke gerade durch den mit der bekannten Marke übereinstimmenden
Bestandteil zu sehen (BGH, Urt. v. 13.3.2003 - I ZR 122/00, GRUR 2003,
880, 882 = WRP 2003, 1228 - City Plus), muß auch bei der Beurteilung
der Aussprache einer von der bekannten Marke nur unwesentlich
abweichenden Lautfolge einer Kennzeichnung in Betracht gezogen werden,
daß die bekannte Marke gewissermaßen "stilbildend" auf die
Gewohnheiten des Verkehrs wirkt. Sofern das Berufungsgericht auf Grund
der allgemeinen Lebenserfahrung noch nicht zu einem Ergebnis zu
gelangen vermag, wird es die von der Klägerin beantragte
Verkehrsbefragung zu den Sprechgewohnheiten im Streitfall
durchzuführen haben.
5. Das Berufungsgericht wird demnach die
Markenähnlichkeit erneut zu beurteilen haben. Es wird dabei zu
beachten haben, daß die kraft Benutzung gesteigerte
Kennzeichnungskraft bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr sich
grundsätzlich auf den Geschäftsbereich beschränkt, in dem sie erworben
worden ist (BGH GRUR 1992, 130, 131 - Bally/BALL). Eine
Differenzierung der beanstandeten Verwendungen der Marke DONLINE je
nach Waren- oder Dienstleistungssektor liegt nahe. Soweit eine
Verwechslungsgefahr zu verneinen ist, kann über den von der Klägerin
mit der Revision weiterverfolgten wettbewerbsrechtlichen Schutz unter
dem rechtlichen Gesichtspunkt der Beeinträchtigung oder Ausnutzung der
Wertschätzung der Klagemarke gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG zu
befinden sein (vgl. hierzu BGH, Urt. v. 30.10.2003 - I ZR 236/97,
Umdruck S. 15 ff. - Davidoff II). Die Ausführungen des
Berufungsgerichts, die Klägerin habe zum Bekanntheitsgrad der
Klagemarke im Kollisionszeitpunkt nicht ausreichend vorgetragen,
weshalb eine Beeinträchtigung des guten Rufs ausscheide, werden von
der Revision zu Recht angegriffen. Sie sind nicht widerspruchsfrei.
III. Danach war das angefochtene Urteil
aufzuheben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch
über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht
zurückzuverweisen.
Ullmann v. Ungern-Sternberg Starck
Pokrant Büscher