BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
Aktenzeichen: I ZR 93/98
Entscheidung vom 23. November 2000
Tatbestand
Der in Frankreich lebende Beklagte meldete am 24. November 1992
in Frankreich das Zeichen "Classe E" für Waren mehrerer Warenklassen, u.a.
Klasse 12 "véhicules" an. Die Marke wurde unter der Nr. 92 443 670 registriert.
Auf Antrag des Beklagten vom 19. April 1993 erfolgte die internationale
Registrierung der Marke unter der Nr. 600 173 mit Schutzgewährung für die
Schweiz und für Deutschland. Das Deutsche Patentamt hatte den Schutz zunächst
versagt, auf die Erinnerung des Beklagten jedoch den Schutzversagungsbeschluss
aufgehoben und mit Schreiben vom 20. November 1995 die Schlussmitteilung
übersandt. Zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung vor dem
Berufungsgericht (Herbst 1997) unterhielt der Beklagte keinen warenbezogenen
Geschäftsbetrieb und verrichtete - nach seinen Angaben - nur
Gelegenheitsarbeiten. Die Klägerin ist die DaimlerChrysler AG. Sie verwendet für
ihre Mercedes-Personenkraftwagen aus Zahlen und Buchstaben bestehende
Kombinationen als Modell- und Typenbezeichnungen. Dementsprechend sind die Wagen
der Klägerin jeweils mit einem vorangestellten Buchstaben und der nachfolgenden
Kennzahl sowie mit den Wortmarken "Mercedes", "Mercedes-Benz" und der Bildmarke
"Stern im Ring" versehen.
Seit Mitte des Jahres 1993 verwendet die Klägerin in der Werbung
und in ihren Preislisten für die Fahrzeuge ihrer mittleren Baureihe
zusammenfassend die Bezeichnung "E-Klasse", in französisch- und
italienischsprachigen Texten die Bezeichnung "Classe E". Sie benennt daneben
andere Modellreihen u.a. mit den Bezeichnungen "C-Klasse" und "S-Klasse",
letztere bereits seit mehr als 20 Jahren. Anmeldungen der Zeichen "E-Klasse" und
"Classe E" vom 30. August 1993 zur Eintragung in das Markenregister durch die
Klägerin hat das Patentamt mit Beschlüssen vom 6. November 1995 zurückgewiesen,
weil es sich um Beschaffenheitsangaben handele und den Zeichen die
Unterscheidungskraft fehle. Mit Schreiben vom 12. Juli 1993 wies der Beklagte
die Klägerin auf die für ihn in Frankreich registrierte Marke hin. Nach
entsprechenden Verhandlungen zahlte die Klägerin im August 1994 für die
Gewährung einer ausschließlichen Lizenz an der französischen Marke einen Betrag
von 150.000,-- DM und im März 1995 für eine Lizenz an der IR-Marke für die
Schweiz einen Betrag von 48.706,33 DM. Der Beklagte wandte sich mit Telefax vom
29. November 1995 erneut an die Beklagte und forderte eine Lizenzvereinbarung
auch für Deutschland. Im Anschluss daran kam es zu einem Schriftwechsel. Die
Parteien einigten sich nicht. Die Klägerin stellte am 19. Januar 1996 beim
Deutschen Patentamt Antrag auf teilweise Schutzentziehung (betreffend "véhicules")
bezüglich der IR-Marke. Außerdem erhob sie die vorliegende Klage, mit der sie
die Feststellung begehrt, dass dem Beklagten gegen sie keine markenrechtlichen
Ansprüche zustehen. Die Klägerin hat vorgetragen, sie verwende die Bezeichnung
"E-Klasse" nicht markenmäßig, sondern als begriffliche Zusammenfassung einer
Baureihe im Unterschied zu ihren anderen Baureihen. Zwischen der von ihr
verwendeten Bezeichnung "E-Klasse" und der IR-Marke "Classe E" fehle es an einer
Verwechslungsgefahr. Zudem habe die Bezeichnung "Klasse" im Kfz-Sektor keine
Unterscheidungskraft. Jedenfalls stehe ihr ein Weiterbenutzungsrecht zu.
Schließlich sei das Verhalten des Beklagten rechtsmissbräuchlich; er lasse ohne
eigenen Geschäftsbetrieb eine Vielzahl von Marken für unterschiedliche
Warenklassen schützen, um systematisch Gewerbetreibende als Geldquelle
auszubeuten. Spätestens Anfang des Jahres 1993 sei interessierten Kreisen
bekannt gewesen, dass sie, die Klägerin, beabsichtige, ihre mittlere Baureihe
"E-Klasse" zu nennen. Bereits am 25. Januar 1993 sei darüber in der Zeitung
"Auto-Bild" berichtet worden.
Die Klägerin hat beantragt
festzustellen, dass dem Beklagten keine Ansprüche gegen die
Klägerin aus der international registrierten Marke Nr. 600 173 - Wortzeichen "Classe
E" - in der Bundesrepublik Deutschland zustehen, insbesondere keine Ansprüche
a) es in der Bundesrepublik Deutschland zu unterlassen, im
geschäftlichen Verkehr die Bezeichnung "Classe E" bzw. "E-Klasse" für die
Benennung von Kraftfahrzeugen zu verwenden; insbesondere es zu unterlassen,
gewerbliche Fahrzeuge mit der Bezeichnung "Classe E" bzw. "E-Klasse" zum
Kauf anzubieten und/oder zu vertreiben; es zu unterlassen, im Zusammenhang
mit Kraftfahrzeugen in Werbemitteln, wie Ankündigungen, Preislisten,
Geschäftsbriefen, Empfehlungen, Rechnungen, Broschüren, Zeitungen,
Zeitschriften, Rundfunk, Fernsehen und dergl. die Bezeichnung "Classe E"
bzw. "E-Klasse" zu verwenden;
b) für jeden Einzelfall der Zuwiderhandlung gegen Ziffer a)
an den Beklagten eine Vertragsstrafe von DM 1.000,-- zu zahlen;
c) die im Besitz oder Eigentum der Klägerin befindlichen
gemäß a) gekennzeichneten Gegenstände gemäß § 18 MarkenG zu vernichten oder
deren Kennzeichnung zu beseitigen;
d) Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg von gemäß
a) gekennzeichneten Gegenständen gemäß § 19 MarkenG zu erteilen;
e) den durch Handlungen gemäß a) entstandenen Schaden zu
ersetzen.
Der Beklagte ist dem entgegengetreten. Er hat unter anderem
geltend gemacht, im Zeitpunkt der französischen Heimatanmeldung habe er nicht
erkennen können, dass die Klägerin die Verwendung der Bezeichnung "E-Klasse"
beabsichtige. Die Wortkombination habe er weltweit als erster geschaffen. Er
habe früher über mehrere Gewerbebetriebe verfügt; u.a. habe er am 28. Dezember
1989 einen Gewerbebetrieb "Ex- und Import von Kraftfahrzeugen" angemeldet und
mit Kraftfahrzeugen gehandelt. Für diesen Geschäftsbetrieb habe er die IR-Marke
nutzen wollen. Er habe gegenüber der Klägerin nicht in Behinderungsabsicht
gehandelt. Er sei kreativ und wolle sich als Markendesigner betätigen. Die
Anmeldung von Vorratsmarken sei unter diesem Gesichtspunkt nicht unzulässig.
Zwischen der IR-Marke und der von der Klägerin verwendeten Bezeichnung bestehe
hochgradige Verwechslungsgefahr. Die Klägerin nutze ihre Bezeichnung nach Art
einer Marke.
Das Landgericht hat der Klage antragsgemäß stattgegeben.
Die Berufung ist erfolglos geblieben (OLG Frankfurt am Main GRUR
1998, 704 = WRP 1997, 1208).
Mit der Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt,
verfolgt der Beklagte seinen Klageabweisungsantrag weiter.
Entscheidungsgründe
I. Das Berufungsgericht hat - ohne die Frage einer
Verwechslungsgefahr zwischen der Marke des Beklagten und der von der Klägerin
verwendeten Bezeichnung zu prüfen - markenrechtliche Ansprüche des Beklagten
gegen die Klägerin verneint und dazu ausgeführt: Die Berufung des Beklagten auf
seine formal bessere Rechtsstellung gegenüber der Klägerin sei
rechtsmissbräuchlich, weil möglicherweise bereits der Erwerb der Rechtsstellung,
jedenfalls aber die Ausübung der sich daraus ergebenden Rechte gegenüber der
Klägerin unlauter sei und dem Beklagten daher nach § 242 BGB keine Zeichenrechte
aus der Marke "Classe E" gegenüber der Klägerin zustünden. Zwar sei nach dem
Markengesetz weder das Erfordernis eines Geschäftsbetriebs noch einer Absicht,
die Marke selbst zu benutzen, aufrechterhalten geblieben. Es genüge
grundsätzlich eine generelle Benutzungsabsicht, die schon durch die Benutzung
der Marke durch Dritte in Lizenz oder aufgrund einer Übertragung erfüllt werde.
Gleichwohl könne aber eine rechtsmissbräuchliche, mit der Zweckrichtung des
Markenrechts nicht mehr zu vereinbarende Anmeldung einer Marke und
Geltendmachung der formellen Rechtsposition vorliegen, wenn eine Marke als
"Hinterhaltsmarke" ausschließlich zu dem Zweck angemeldet werde, Dritte mit
Unterlassungs- und Geldforderungen zu überziehen. Von einer derartigen
missbräuchlichen Handhabung des Markenrechts müsse jedenfalls dann ausgegangen
werden, wenn der Markenanmelder Marken für eine Vielzahl von unterschiedlichen
Waren und Dienstleistungen anmelde, deren ernsthafte Benutzung in einem eigenen
Geschäftsbetrieb er nicht plane und die auch nicht eingebunden sei in ein
bestehendes oder potentielles konkretes Beratungskonzept für dritte Unternehmen.
In diesem Licht müsse das Verhalten des Beklagten gesehen werden. Er habe im
Zeitpunkt der Anmeldung seiner französischen Marke und des Antrags auf
internationale Registrierung mit Schutzausdehnung für Deutschland und die
Schweiz weder einen auf die begehrten Warenklassen zugeschnittenen
Geschäftsbetrieb noch einen Geschäftsbetrieb für andere Waren oder
Dienstleistungen gehabt. Auf frühere Geschäftsaktivitäten könne er sich nicht
stützen. Auch auf einen nach Auffassung des Beklagten zweiten Geschäftsbetrieb,
der aus seinen etwa 50 "Vorratsmarken" bestehe, mit denen er als Markendesigner
ins Geschäft einsteigen wolle, und einen entsprechenden ernsthaften
Benutzungswillen deute - abgesehen von der Vielzahl von Marken - insbesondere
für die Zeit der Anmeldung der Marke "Classe E" und deren internationale
Registrierung nichts hin. Das gelte auch für die vorgelegte Korrespondenz mit
verschiedenen Kraftfahrzeugherstellern, in der sich das Verhalten einer seriösen
Markenagentur nicht widerspiegele.
Das Vorgehen des Beklagten gegenüber der Klägerin zeige, dass
dieser in erster Linie die Absicht gehabt habe, einen Teil der von ihm
angemeldeten Marken in Bereitschaft zu halten und darauf zu warten, dass dritte
Unternehmen, wie von ihm erhofft und erspürt, die Benutzung identischer oder
verwechslungsfähiger Bezeichnungen aufnähmen, um diese dann mit Unterlassungs-
und Geldforderungen zu überziehen. Das Gesamtverhalten des Beklagten
verdeutliche, dass es keinen legitimen Zwecken gedient habe, sondern
rechtsmissbräuchlich allein darauf gerichtet gewesen sei, unter Ausnutzen einer
formal besseren Rechtsstellung und unter Behinderung der Klägerin die
Hinterhaltsmarke "Classe E" zu Geld zu machen, ohne dass der Beklagte selbst
einen in bezug auf die Markenposition anerkennenswerten eigenen wirtschaftlichen
und geschäftlichen Hintergrund aufweisen könne.
II. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Überprüfung
stand.
1. Vergeblich wendet sich die Revision gegen die Behandlung der
negativen Feststellungsklage als zulässig durch das Berufungsgericht. Für die
negative Feststellungsklage ist - wie in anderen Wettbewerbsstreitigkeiten - als
Abwehr gegen eine Rechtsberühmung allgemein das erforderliche
Feststellungsinteresse gegeben (vgl. GroßkommUWG/Jacobs, Vor § 13 Abschn. D Rdn.
402; Pastor/Ahrens/Loewenheim, Der Wettbewerbsprozeß, 4. Aufl., Kap. 69 Rdn. 10;
Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche, 7. Aufl., Kap. 52 Rdn. 10). Die
Klägerin kann auch nicht auf die Möglichkeit verwiesen werden, anstelle der
Feststellungsklage eine Leistungsklage - im Streitfall die Klage auf
Schutzentziehung gemäß § 115 Abs. 1 i.V. mit § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG - zu
erheben, da sie keinen Schutzentziehungsanspruch gegenüber der IR-Marke des
Beklagten verfolgt. Wie die gestellten Anträge und die Klagebegründung ergeben,
setzt sich die Klägerin gegen die Geltendmachung des markenrechtlichen
Ausschließlichkeitsrechts aus der IR-Marke des Beklagten u.a. mit dem Einwand
fehlender Verwechslungsgefahr und mit der vom Berufungsgericht als durchgreifend
erachteten Begründung zur Wehr, die Ausübung des formellen Markenrechts sei aus
Gründen des Rechtsmissbrauchs, dessen Voraussetzungen mit denjenigen des
Löschungsgrundes einer bösgläubigen Markenanmeldung nicht notwendig
übereinstimmen müssen, ausgeschlossen. Deshalb bedarf es im Streitfall -
entgegen der Ansicht der Revision - auch keiner Entscheidung darüber, ob der
Einwand der Schutzentziehungsreife, sei es als Schutzentziehungsgrund, sei es
als den Ausschließlichkeitsanspruch vernichtende Tatsache, im Verfahren vor den
ordentlichen Gerichten erhoben werden kann (vgl. hierzu BGH, Urt. v. 10.8.2000 -
I ZR 283/97, WRP 2000, 1293 = MarkenR 2000, 367 - EQUI 2000).
2. Im Streitfall ist gemäß § 153 Abs. 1 MarkenG sowohl nach
altem als auch nach neuem Recht zu prüfen, ob dem Beklagten, dessen IR-Marke "Classe
E" vor dem 1. Januar 1995 eingetragen worden ist, Ansprüche gegen die Klägerin
wegen Verletzung seiner Marke zustanden bzw. zustehen. Denn die negative
Feststellungsklage hat die Berechtigung des Beklagten zum Gegenstand, gegen die
Klägerin aus seiner Marke vorgehen zu können.
3. In der Sache hat das Berufungsgericht Ansprüche des Beklagten
aus seiner IR-Marke gegen die Klägerin verneint, weil sich die Ausübung der
Rechte aus der Marke gegenüber der Klägerin als unlauter erweise und der
Beklagte diese daher nach § 242 BGB nicht geltend machen könne. Das
Berufungsgericht hat offengelassen, ob bereits der Rechtserwerb
rechtsmissbräuchlich bzw. bösgläubig i.S. des § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG war (BU
8 Abs. 2 und 13 Abs. 2). Es hat ausdrücklich nur die Rechtsausübung als
missbräuchlich gewertet. Dies ist revisionsrechtlich nicht zu beanstanden. Der
Einwand missbräuchlicher Rechtsausübung greift sowohl gegenüber den für die Zeit
bis zum 1. Januar 1995 auf der Grundlage des Warenzeichengesetzes als auch
gegenüber den für die Zeit danach nach dem Markengesetz in Betracht kommenden
Ansprüchen des Beklagten durch.
a) Das Berufungsgericht ist bei seiner Beurteilung von rechtlich
zutreffenden Maßstäben ausgegangen. Bei dem Verbot der unzulässigen
Rechtsausübung handelt es sich um einen allgemeinen Rechtsgrundsatz, der auch im
Markenrecht gilt (vgl. Fezer, Markenrecht, 2. Aufl., § 14 Rdn. 539). Schon zum
früheren Recht war anerkannt, dass die Berufung auf eine nur formale
Rechtsstellung als Inhaber eines Kennzeichenrechts den Grundsätzen von Treu und
Glauben widerspricht und daher rechtsmissbräuchlich ist (vgl. u.a. BGHZ 15, 107,
110 - Koma). Bei den bislang entschiedenen Fallgestaltungen stellte sich die
Frage des Missbrauchs des formalen Zeichenrechts zumeist im Blick auf ein
sittenwidriges Handeln beim Erwerb des Zeichenrechts (vgl. u.a. BGH, Urt. v.
8.7.1964 - Ib ZR 177/62, GRUR 1967, 490, 492 - Pudelzeichen). Allerdings konnte
auch die Ausübung eines - selbst eines schutzwürdigen - Zeichenrechts als
missbräuchlich behandelt werden, sofern besondere Umstände hinzutraten (vgl.
BGH, Urt. v. 7.3.1969 - I ZR 36/67, GRUR 1970, 138, 139 - Alemite).
aa) Die praktisch größte Bedeutung haben unter der Geltung des
Warenzeichengesetzes die Fälle der sittenwidrigen Behinderung erlangt. Dazu
gehören u.a. Fallgestaltungen, bei denen eine rechtlich an sich nicht geschützte
Vorbenutzung im In- und Ausland in Rede stand und besondere, eine Unlauterkeit
begründende Umstände gegeben waren. Die Ausnutzung einer formalen Rechtsstellung
ist hier insbesondere dann als missbräuchlich angesehen worden, wenn sie ohne
sachlich gerechtfertigten Grund zur Erreichung einer dem Kennzeichenrecht
fremden und regelmäßig zu missbilligenden Zielsetzung erfolgte, die auf eine
unlautere Behinderung eines Zeichenbenutzers und auf eine Übernahme oder
jedenfalls eine Störung seines Besitzstandes hinauslief (vgl. BGHZ 46, 130, 133
- Modess; BGH, Urt. v. 28.9.1979 - I ZR 125/75, GRUR 1980, 110, 112 = WRP 1980,
74 - TORCH; Urt. v. 27.10.1983 - I ZR 146/81, GRUR 1984, 210, 211 - AROSTAR).
Darüber hinaus hat der Bundesgerichtshof ein wettbewerbsrechtlich verwerfliches
Verhalten auch darin gesehen, dass ein Anmelder die mit der Eintragung einer
Marke entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung
zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (BGH, Urt. v. 9.10.1997 -
I ZR 95/95, GRUR 1998, 412, 414 = WRP 1998, 373 - Analgin; Urt. v. 19.2.1998 - I
ZR 138/95, GRUR 1998, 1034, 1037 - Makalu). Das Bestehen eines schutzwürdigen
Besitzstandes ist dabei nicht in allen Fällen als zwingend erforderlich
angesehen worden (vgl. BGH GRUR 1980, 110, 112 - TORCH). Der vorliegende
Sachverhalt ist allerdings mit keiner dieser Fallgestaltungen vergleichbar, bei
denen entweder eine zeitlich ältere - rechtlich an sich nicht geschützte bloße (Vor-)Benutzung
- oder eine ursprünglich zeitgleiche Berechtigung gegenüber dem geltend
gemachten Markenrecht in Frage stand. Vielmehr ist das vom Beklagten hier in
Anspruch genommene Markenrecht zeitlich älter als die von ihm beanstandete
Verwendung der angegriffenen Bezeichnung durch die Klägerin. Während der
Beklagte seine Marke bereits am 24. November 1992 in Frankreich angemeldet und
am 19. April 1993 die internationale Registrierung mit Schutzgewährung für
Deutschland beantragt hat, hat die Klägerin die in Rede stehende Bezeichnung
"E-Klasse" nach den Feststellungen des Berufungsgerichts erstmals Mitte des
Jahres 1993 in der Öffentlichkeit in Benutzung genommen. Anhaltspunkte dafür,
dass der Beklagte auf unlautere Weise Kenntnis davon erlangt hat, dass die
Klägerin die Benutzung dieser Bezeichnung aufnehmen wolle, lassen sich den
getroffenen Feststellungen, aber auch dem Vortrag der Klägerin nicht entnehmen.
bb) Das Problem, rechtsmissbräuchlichen oder sittenwidrigen
Markeneintragungen wirksam zu begegnen, stellt sich allerdings mit dem
vollständigen Wegfall der nach deutschem Warenzeichenrecht gegebenen Bindung der
Marke an den Geschäftsbetrieb neu. Durch das am 1. Mai 1992 in Kraft getretene
Erstreckungsgesetz wurde das Erfordernis eines bestimmten, zu den angemeldeten
Waren gehörenden Geschäftsbetriebs und durch das am 1. Januar 1995 in Kraft
getretene Markengesetz auch das Erfordernis eines allgemeinen Geschäftsbetriebs
aufgegeben (näher hierzu Fezer aaO § 3 Rdn. 59 ff.). Damit kann grundsätzlich
auch jede Privatperson Markenrechte erwerben. Dass dies verstärkt zu
missbräuchlichen Markeneintragungen und Rechtsausübungen führen kann, hat der
Gesetzgeber gesehen und auch durch die Einführung des § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG
ein Korrektiv geschaffen (vgl. Begr. zum RegEntwurf, BT-Drucks. 12/6581, S. 95
f.). Durch diese Vorschrift werden aber nicht alle Missbrauchsfälle erfasst.
Daneben verbleibt es bei der Anwendung des allgemeinen Grundsatzes der
unzulässigen Rechtsausübung. Daran müssen sich auch Marken messen lassen, die zu
Spekulationszwecken angemeldet worden sind.
cc) Dem hat das Berufungsgericht im Streitfall Rechnung
getragen, indem es den Grundsatz aufgestellt hat, dass von einer
missbräuchlichen Ausnutzung einer formalen Rechtsstellung auszugehen sei, wenn
ein Markeninhaber (1) eine Vielzahl von Marken für unterschiedliche Waren oder
Dienstleistungen anmeldet, (2) hinsichtlich der in Rede stehenden Marken keinen
ernsthaften Benutzungswillen hat - vor allem zur Benutzung in einem eigenen
Geschäftsbetrieb oder für dritte Unternehmen aufgrund eines bestehenden oder
potentiellen konkreten Beratungskonzepts - und (3) die Marken im wesentlichen zu
dem Zweck gehortet werden, Dritte, die identische oder ähnliche Bezeichnungen
verwenden, mit Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen zu überziehen (vgl.
dazu auch Kiethe/Groeschke, WRP 1997, 269, 273). Dem ist beizutreten. Die
Revision beruft sich demgegenüber ohne Erfolg darauf, dass das Erfordernis eines
ernsthaften Benutzungswillens mit dem Wegfall der Bindung der Marke an den
Geschäftsbetrieb und auch im Blick auf die nach § 25 Abs. 1 MarkenG bestehende
fünfjährige Schonfrist nicht mehr aufrechterhalten werden könne. Das Erfordernis
eines Benutzungswillens war bereits in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs
zum Warenzeichenrecht anerkannt (vgl. BGHZ 41, 187, 193 - Palmolive I; BGH,
Beschl. v. 11.10.1972 - I ZB 1/71, GRUR 1973, 523, 524 -
Fleischer-Fachgeschäft). Es handelt sich dabei um eine allgemeine
Schutzvoraussetzung für das Entstehen des Markenrechts, das sich aus dem Wesen
der Marke als eines Unterscheidungszeichens ergibt. Der im Markengesetz
verwirklichte Grundsatz des freien Rechtserwerbs und der freien
Rechtsübertragung (Nichtakzessorietät der Marke) haben daher an dem rechtlichen
Erfordernis eines Benutzungswillens grundsätzlich nichts geändert (Fezer aaO § 3
Rdn. 78; Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 6. Aufl., § 50 Rdn. 8; a.A.
Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 3 Rdn. 11).
Aufgrund der Nichtakzessorietät der Marke ergibt sich allerdings
die Notwendigkeit, das Erfordernis inhaltlich zu erweitern. Während es die
Rechtslage nach dem Warenzeichengesetz erforderte, dass der Anmelder oder
Inhaber einer Marke den Willen hatte, die Marke als Unterscheidungszeichen
selbst zu benutzen (individueller Benutzungswille), genügt nunmehr das Vorliegen
eines generellen Benutzungswillens des Rechtsinhabers, die Marke als
Unternehmenskennzeichen im geschäftlichen Verkehr selbst zu benutzen oder sie
der Benutzung durch einen Dritten - im Wege der Lizenzerteilung oder nach einer
Übertragung - zuzuführen (Fezer aaO § 3 Rdn. 78). Dementsprechend hat das
Berufungsgericht zu Recht angenommen, dass ein solcher genereller
Benutzungswille z.B. auch bei Werbeagenturen und Markendesignern gegeben ist,
die im Rahmen einer bestehenden oder potentiellen Beratungsleistung Marken
schöpfen, um diese ihren Kunden für deren spezielle Vermarktungsbedürfnisse zur
Verfügung zu stellen. Sie handeln unter diesen Voraussetzungen grundsätzlich
weder bei der Anmeldung der Marke noch bei der Ausübung des Markenrechts
rechtsmissbräuchlich (vgl. Kiethe/Groeschke, WRP 1997, 269, 273; auch Fezer aaO
§ 50 Rdn. 30). Die Feststellung des Benutzungswillens begegnet allerdings
regelmäßig Schwierigkeiten, weil es sich um subjektive Vorgänge handelt. Die
Rechtsprechung ist deshalb bislang von der Vermutung ausgegangen, dass der
Anmelder Marken in der vom Gesetz als Regelfall angenommenen Weise, nämlich zur
Kennzeichnung von Waren oder Leistungen aus seinem Geschäftsbetrieb, verwenden
will (vgl. BGH, Beschl. v. 8.10.1987 - I ZB 2/86, GRUR 1988, 820, 821 - Oil of
..., m.w.N.). Von einer derartigen Vermutung - also von einem generellen
Benutzungswillen, die Marke selbst zu benutzen oder sie der Benutzung durch
einen Dritten zuzuführen - ist auch weiterhin auszugehen. Es handelt sich
insoweit allerdings um eine widerlegbare Vermutung (Fezer aaO § 3 Rdn. 80).
b) Das Berufungsgericht hat auf der Grundlage dieses rechtlichen
Ausgangspunktes ohne Rechtsverstoß angenommen, dass der Beklagte bei der
Geltendmachung seiner Rechte aus der Marke "Classe E" gegenüber der Klägerin
missbräuchlich gehandelt hat. Es hat dazu festgestellt, dass der Beklagte eine
Vielzahl von Marken für unterschiedliche Waren und Dienstleistungen ohne
ernsthaften Benutzungswillen und im wesentlichen zu dem Zweck gehortet habe,
Dritten, die identische oder ähnliche Bezeichnungen verwenden, mit
Geldforderungen entgegenzutreten. Diese tatrichterlichen Feststellungen sind
revisionsrechtlich nur darauf überprüfbar, ob sie verfahrensfehlerhaft getroffen
worden sind oder ob das Berufungsgericht gegen Denkgesetze und Erfahrungssätze
verstoßen hat. Ein derartiger Rechtsfehler wird von der Revision nicht
aufgezeigt.
aa) Die Revision wendet sich ohne Erfolg gegen die
tatrichterliche Feststellung, dem Gesamtverhalten des Beklagten von der
Anmeldung der Marke am 24. November 1992 an bis zur letzten mündlichen
Verhandlung vor dem Berufungsgericht (Herbst 1997) lasse sich entnehmen, dass er
keinen ernsthaften Willen gehabt habe, die Marke "Classe E" selbst zu benutzen
oder einer Benutzung durch Dritte zuzuführen. Mit dieser Feststellung ist die
Vermutung, die der Beklagte zunächst für sich in Anspruch nehmen konnte,
widerlegt. Das Berufungsgericht hat die Feststellung fehlenden Benutzungswillens
auf Indizien gestützt, die diese tatrichterliche Beurteilung als
rechtsfehlerfrei erscheinen lassen.
(1) Das Berufungsgericht ist zum einen davon ausgegangen, dass
die - nach neuem Recht an sich nicht mehr notwendige - Benutzung der Marke in
einem eigenen Geschäftsbetrieb weder erfolgt ist noch ernsthaft geplant war. Es
hat dazu ausgeführt, dass der Beklagte zum Zeitpunkt der Anmeldung der Marke "Classe
E" (24. November 1992) und bei Beantragung der Schutzerstreckung für Deutschland
(19. April 1993) keinen Geschäftsbetrieb hatte, und zwar weder einen auf die
Warenklassen 4, 5 und 12 der Marke zugeschnittenen Geschäftsbetrieb,
insbesondere auch nicht auf dem Gebiet der Herstellung und des Vertriebs von
Kraftfahrzeugen, noch für andere Waren oder Dienstleistungen. Die Rüge der
Revision, das Berufungsgericht habe den Beweisantrag des Beklagten (GA II 259)
übergangen, wonach dieser einen Handel mit Kraftfahrzeugen betrieben habe,
greift nicht durch. Das Berufungsgericht hat dieses Vorbringen ersichtlich als
richtig unterstellt, indem es davon ausgegangen ist (BU 10), der Beklagte könne
sich auf frühere Geschäftsaktivitäten, die er nach seiner Darstellung vor seinem
Umzug nach Frankreich (Ende 1989) ausgeübt habe, nicht stützen. Auch die
Folgerung der Revision, aufgrund dieser Geschäftstätigkeit habe es nahegelegen,
dass der Beklagte die IR-Marke beim Handel mit Kraftfahrzeugen benutzen werde,
steht nicht im Einklang mit dem weiteren Verhalten des Beklagten. Das
Berufungsgericht hat insoweit unbeanstandet festgestellt, dem Vortrag des
Beklagten lasse sich nicht entnehmen, dass er bis zum Zeitpunkt der letzten
mündlichen Verhandlung (Herbst 1997) ernsthafte Planungen oder Versuche zur
Aufnahme eines Geschäftsbetriebs im Bereich der Warenklassen der Marke "Classe
E" oder eines Geschäftsbetriebs umgesetzt habe, der mit irgendwelchen Waren oder
Dienstleistungen seiner angemeldeten Marken konkret in Verbindung zu bringen
wäre. Die Revision hält dem vergeblich das Vorbringen aus dem Schriftsatz des
Beklagten vom 7. Mai 1996 entgegen, in dem dieser auf seine "geschäftliche
Vielseitigkeit" verwiesen und ausgeführt hat, dass er derzeit einen
Geschäftspartner "zur Gründung eines gemeinsamen Unternehmens auf dem Gebiet der
Fahrräder und Motorräder" suche. Das Berufungsgericht hat den Beklagtenvortrag
in revisionsrechtlich nicht zu beanstandender Weise insgesamt dahin gewertet,
dass sich dieser in der vagen Absichtserklärung erschöpfe, eine Existenz gründen
zu wollen und u.a. den Export/Import von Kraftfahrzeugen und Maschinen, den
Import von Autos aus den USA und Deutschland nach Frankreich sowie den Handel
mit Ölen, Autoteilen und sonstigen Produkten ins Auge zu fassen; gegenwärtig
verrichte er, wie er selbst einräume, nur Gelegenheitsarbeiten. Es ist danach
revisionsrechtlich davon auszugehen, dass der Beklagte bis zum Zeitpunkt der
letzten mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht keinen entsprechenden
Geschäftsbetrieb aufgenommen hatte.
(2) Sodann hat das Berufungsgericht in revisionsrechtlich nicht
zu beanstandender Weise angenommen, dass der Beklagte keinen ernsthaften Willen
gehabt habe, seinen Markenbestand insgesamt oder jedenfalls die hier in Rede
stehende Marke einer Benutzung durch Dritte zuzuführen. Es hat sich insoweit
entgegen der Ansicht der Revision hinreichend mit dem Vorbringen des Beklagten
auseinandergesetzt, er habe vor, einen neuen Geschäftsbereich aufzubauen, da er
über gewisse Fähigkeiten verfüge, "neue Markennamen zu schaffen" (GA II 630).
Das Berufungsgericht hat dazu ausgeführt, es deute - abgesehen von der Anmeldung
einer Vielzahl von Marken - nichts auf einen Geschäftsbetrieb als Markendesigner
und einen entsprechenden ernsthaften Benutzungswillen hin. Dazu genüge das
Vorbringen nicht, dass sein - jedenfalls zweiter - Geschäftsbetrieb seine ca. 50
"Vorratsmarken" seien, die seiner Absicht dienten, als Markendesigner in dieses
Arbeitsgebiet einzusteigen. Dafür fehle, so hat das Berufungsgericht ergänzend
ausgeführt, vor allem für den damals bereits knapp fünf Jahre zurückliegenden
Anmeldezeitpunkt der Marke, den Zeitpunkt des Antrags auf Schutzerstreckung und
der Geltendmachung seiner formalen Rechtsposition gegenüber der Klägerin jeder
Anhaltspunkt. Auch diese Annahme lässt einen revisiblen Rechtsfehler nicht
erkennen.
Das Berufungsgericht hat in diesem Zusammenhang auch
berücksichtigt, dass der Beklagte mit Schriftsatz vom 20. Juni 1997 Schreiben
einiger Unternehmen vorgelegt hat, denen er offensichtlich Marken angeboten
hatte. Es hat dazu ausgeführt, diese durchweg ablehnenden Antwortschreiben
belegten allenfalls, dass der Beklagte als Privatmann mit einem Teil seiner
Marken wahllos an verschiedene Unternehmen herangetreten sei. Ein Verhalten im
Geschäftsverkehr, das auch nur annähernd dem einer wie auch immer ausgestalteten
Markenagentur oder eines Markendesigners nahe komme, spiegele sich in diesen
Schreiben nicht wider.
Der Hinweis der Revision in der mündlichen Verhandlung darauf,
dass es in bestimmten Geschäftsbereichen - z.B. bei Pharmaunternehmen - üblich
sei, Vorratsmarken zu schaffen, erfordert vorliegend keine andere Betrachtung.
Denn auch Vorratsmarken, deren Benutzung der Rechtsinhaber nicht sofort, sondern
erst zu einem späteren Zeitpunkt aufnehmen will, setzten voraus, dass der
Rechtsinhaber des angemeldeten oder eingetragenen Markenrechts dieses als
Unterscheidungszeichen zur Identifikation von Unternehmensprodukten im
Marktwettbewerb zu benutzen beabsichtigt. Bezogen auf eine Privatperson, die
sich einen Bestand an Vorratsmarken zulegen möchte, bedeutet dies, dass sie
diesen Bestand zwar nicht innerhalb der fünfjährigen Schonfrist einer Nutzung
durch Dritte zuführen muss, wohl aber, dass bereits während dieser Zeit ein
entsprechender Wille vorhanden ist. Das Fehlen eines solchen Willens hat das
Berufungsgericht vorliegend in revisionsrechtlich nicht zu beanstandender Weise
festgestellt.
bb) Aus den Gesamtumständen konnte das Berufungsgericht
rechtsfehlerfrei folgern, dass der Beklagte in erster Linie bezweckte, zumindest
einen Teil der von ihm angemeldeten Marken in Bereitschaft zu halten und darauf
zu warten, dass dritte Unternehmen, wie von ihm erhofft und erspürt, die
Benutzung identischer oder verwechslungsfähiger Bezeichnungen aufnehmen, um
diese dann mit Unterlassungs- oder Geldforderungen zu überziehen (BU 11). Es hat
dazu weiter festgestellt, dass der Beklagte in der genannten Weise jedenfalls
auch gegenüber der Klägerin vorgegangen sei. Er habe sich gerade nicht wie ein
Markendesigner verhalten, der einem interessierten Unternehmen eine von diesem
noch nicht angemeldete oder benutzte Vorratsmarke verbunden mit einem
Marketingkonzept zur Lizenzierung anbietet. Vielmehr sei er an die Klägerin erst
herangetreten und habe ihr die Marke "Classe E" ohne Marketingkonzept, aber
unter unzweideutigem Hinweis auf seine formale Markenposition zur Lizenzierung
angeboten, als diese bereits Selbst die Bezeichnung "E-Klasse" gewählt und der
Öffentlichkeit vorgestellt hatte. Das Berufungsgericht hat daraus gefolgert,
dass der Beklagte zugleich die bei der Klägerin entstandene Drucksituation
ausgenutzt habe, um sie - was der Beklagte im übrigen auch gegenüber einer
anderen Firma versucht habe - zur Zahlung einer Lizenzgebühr zu bewegen. Er sei
dabei in massiver Form vorgegangen und habe seine Forderungen aus der Marke, die
angesichts einer denkbar geringen Unterscheidungskraft an sich keinen besonderen
Wert dargestellt habe, in einer Größenordnung geltend gemacht, die keine
Entsprechung in der Besonderheit einer schöpferischen Markenfindung gehabt habe.
Auch diese tatrichterliche Würdigung ist angesichts der revisionsrechtlich
eingeschränkten Prüfungsmöglichkeiten nicht angreifbar. Das Berufungsgericht
hätte in diesem Zusammenhang zusätzlich berücksichtigen können, dass der
Beklagte zumindest einen gewissen, bei der Klägerin angelegten Trend aufgenommen
hat. Denn nach den getroffenen Feststellungen benennt die Klägerin seit mehr als
20 Jahren z.B. eine andere Modellreihe mit der Bezeichnung "S-Klasse".
Auf die im Berufungsurteil erörterten angeblichen Äußerungen des
Beklagten gegenüber der Presse und auf den Grund für die Geltendmachung der
Forderungen nach Erstreckung des Schutzes der IR-Marke auf Deutschland und das
darauf bezogene Revisionsvorbringen kommt es nicht an. Die Ausführungen des
Berufungsgerichts dazu stellen keine selbständige Begründung dar, sondern sind
ersichtlich nur als ergänzende Hilfserwägungen gedacht.
4. Der von dem Patentanwalt des Beklagten nach Abschluss der
mündlichen Revisionsverhandlung gestellte Antrag auf Wiedereinsetzung in den
vorigen Stand mit dem Ziel, noch tatsächliches Vorbringen nachholen zu können,
ist unzulässig. Nach § 233 ZPO ist eine Wiedereinsetzung nur vorgesehen, wenn
bestimmte im einzelnen genannte Fristen versäumt worden sind. Über diese
Regelung kann nicht erreicht werden, Tatsachenvortrag in der Revisionsinstanz
nachzuschieben. Der Senat sieht auch keine Veranlassung, die mündliche
Verhandlung wieder zu eröffnen.
III. Danach war die Revision mit der Kostenfolge aus § 97 Abs. 1
ZPO zurückzuweisen.