eigenesache Die Bewerbung und der Verkauf von Folien, auf denen sich fremde Marken befinden, zu Werbezwecken an Dritte bedarf nicht der Zustimmung des Markeninhabers, solange keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Folien weder für Plagiate noch für Produkte verwendet werden, für die nach § 24 MarkenG keine Erschöpfung eingetreten ist.

Streitwert: 10.000 €

 

  

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LANDGERICHT DÜSSELDORF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL

Aktenzeichen: 34 O 124/12
Entscheidung vom 19. Juli 2013

 

In dem Rechtsstreit

[...]

hat die 4. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Düsseldorf auf die mündliche Verhandlung vom 05.06.2013 durch die Vorsitzende Richterin am Landgericht Dr. Stöve als Vorsitzende für Recht erkannt:

I. Die Widerklage wird abgewiesen.

II. Es wird festgestellt, dass der Beklagten kein Anspruch zusteht, der Klägerin die nachfolgend wiedergegebene Werbung zu verbieten

fensterschrift,

wobei über den Feststellungsanspruch hinsichtlich der Verwendung des Markenbestandteils kia  wegen Erledigung nicht mehr entschieden wird.

III.  Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.

IV. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 2.500,-- €

Streitwert:

bis zum 5.06.2013: 10.000,-- € (für Klage und Widerklage zusammen)

ab dem 05.06.2013: 10.000,-- € (durch übereinstimmende teilweise Erledigungs­erklärung keine Streitwertänderung)sr

Tatbestand

Die Klägerin vertreibt unter anderem über ihre Website www.[...].de Schau­fenster- und Fahrzeugbeschriftungen für Autohäuser. Unter anderem versieht die Klägerin diese Folien mit dem Zeichen kia und der Bezeichnung »cee'd« wie aus der Einblendung im Tenor unter Ziffer I ersichtlich.

Die Beklagte ist die autorisierte Alleinimporteurin in Deutschland für Neufahrzeuge des Fahrzeugherstellers [...]. Nach ihren Angaben unterhält die Beklagte ein selek­tives Vertriebssystem, mit deren Mitgliedern sie Händler- und Serviceverträge ab­schließt.

Die Beklagte ist von der Markeninhaberin der deutschen Wort-Bild Marke Nr. 30444403 bevollmächtigt, in Deutschland Verletzungen der Marke zu verfolgen. Die von der Beklagten autorisierten KIA-Händler- und Servicebetriebe sind nach den KIA-Händler- und Werkstattverträgen verpflichtet, mit KIA-Marken zu beschildern und zu signalisieren. Die Beklagte verfügt über ein Online-Media-Center, auf dem die autorisierten Händler die Werbemittel bestellen können.

In den Vertragshändlerverträgen der Beklagten heißt es:

§ 14 Ziffer 4:

Bei allen seinen Werbe- und Verkaufsförderungsmaßnahmen in Bezug auf den Vertrieb der Vertragswaren und die Erbringung des Kundendienstes hat der HÄNDLER die Marken und erforderlichenfalls den Namen von KIA bzw. des Originalherstellers auf die von KIA vorgegebene Weise zu verwenden. Falls der HÄNDLER die Marken auf eine nicht von KIA vorgegebene Weise verwenden möchte, so hat der HÄNDLER hierzu die schriftliche Genehmigung von KIA einzuholen.

§ 15 Ziffer 2:

Des Weiteren hat der HÄNDLER das Werbematerial zu verwenden, das ihm möglicherweise von KIA zur Verfügung gestellt wird, und alle möglicherweise von KIA gestarteten Werbe- und Verkaufsförderungsmaßnahmen und -kam­pagnen nach besten Kräften im Sinne der Vorgaben gemäß Anlage 1 zu un­terstützen. (...)

Die von KIA »vorgegebene Weise« hat die Beklagte nicht dargelegt.

Mit E-Mail vom 05.12.2012 und erneut mit E-Mail vom 07.12.2012 forderte die Be­klagte die Klägerin auf, Werbemaßnahmen mit Rechten, »die sich aus Wort- und Bildmarken unseres Hauses ergeben«, zu unterlassen.

Die Klägerin vertritt die Auffassung, auch die gebundenen Vertragshändler der Beklagten seien nach dem Händlervertrag nicht verpflichtet, Werbemittel ausschließ­lich von der Beklagten zu erwerben.

Sie, die Klägerin, verkaufe die streitgegenständlichen Folien, auf denen Marken und Markenbestandteile der von der Beklagten geltend gemachten Marken abgedruckt seien, an Kunden, die KIA-Fahrzeuge verkaufen und deshalb die angegriffenen Folien benutzen dürften; das könnten zum selektiven Vertriebssystem gehörende Händler der Beklagten oder ungebundene Händler sein, die nach dem Erschöp­fungsgrundsatz die KIA-Fahrzeuge ebenfalls verkaufen dürften.

Es bestehe keine Erstbegehungsgefahr, dass sie Folien auch an Kunden verkaufe, die keine KIA-Fahrzeuge, sondern Plagiate oder nicht in Deutschland erschöpfte KIA-Produkte verkauften.

Die Klägerin hat ursprünglich beantragt

festzustellen, dass der Beklagten kein Anspruch zusteht, der Klägerin die nachfolgend wiedergegebene Werbung zu verbieten:

fensterschrift

Nach Erhebung der Widerklage durch die Beklagte hat die Klägerin insoweit die Erledigung der Klage erklärt als das in der Widerklage aufgeführte Zeichen betroffen ist.

Die Beklagte hat sich dieser Erledigungserklärung angeschlossen und beantragt nunmehr,

die Klage im übrigen abzuweisen.

Widerklagend beantragt die Beklagte,

die Klägerin zu verurteilen, bei Meldung eines Ordnungsgeldes in Höhe von € 250.000,00, ersatzweise Ordnungshaft oder Ordnungshaft bis zu sechs Mona­ten, jeweils zu vollziehen an dem Geschäftsführer, es zu unterlassen, im ge­schäftlichen Verkehr zu Zwecke des Wettbewerbs den nachstehend wiederge­gebenen Bestandteil der Wort-Bildmarke der Beklagten auf ihrer Internetprä­senz unter [...].de, insbesondere zum Zwecke der Darstellung von Fahrzeugbeschriftungen sowie Aufklebern, Logostickern und Schaufensterbeschriftungen zu verwenden und auf Aufklebern, Logostickern und Schau­fensterbeschriftungen zu benutzen:

fensterschrift

Die Beklagte vertritt die Auffassung, dass die Klägerin den Vertrieb und die Bewer­bung der angegriffenen Folien nach § 14 Abs. 4 MarkenG zu unterlassen habe, weil zum einen nicht autorisierte KIA-Händler die Produkte der Klägerin kaufen könnten; nicht autorisierte Händler verletzten durch Einsatz der Folien die von der Beklagten geltend gemachten Markenrechte nach § 14 Abs. 2 MarkenG. Die Klägerin habe nicht hinreichend dargelegt, dass die streitgegenständlichen Folien von den Händ­lern, die KIA-Fahrzeuge verkauften, benutzt werden dürfen.

Auf Erschöpfung könne die Klägerin sich nicht berufen, weil ihre Produkte nicht zur Kennzeichnung der von der Beklagten in den Europäischen Wirtschaftsraum einge­führten Fahrzeuge nebst Zubehör benutzt würden bzw. die Klägerin selbst keine KIA-Fahrzeuge vertreibe.

Die Schranke des § 23 Nr. 3 MarkenG sei nicht einschlägig, weil offen sei, wofür die Kunden der Klägerin die Produkte nutzten.

Zum anderen habe die Klägerin den Vertrieb und die Bewerbung der angegriffenen Folien nach § 14 Abs. 2 MarkenG zu unterlassen, weil sie mit der angegriffenen Werbung die Weltbekanntheit der Marke KIA ausnutze.

Die Klägerin beantragt,

die Widerklage abzuweisen.

Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Gerichtsakte Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

Die Klage ist begründet, soweit sie nicht, erledigt worden ist; die Widerklage ist unbegründet.

A.

Die Widerklage hat in der Sache keinen Erfolg.

I.

Die Widerklägerin und Beklagte (im folgenden: Beklagte) kann von der Klägerin und Widerbeklagten (im folgenden: Klägerin) nicht gemäß § 14 Abs. 4 Nr. 1 und 2 MarkenG verlangen, die Benutzung des Marken-Bestandteils kia der Wort-Bildmarke 30444403 zum Zwecke der Darstellung von Fahrzeugbeschriftungen zu unterlassen.

Nach § 14 Abs. 4 Nr. 1 und 2 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke ein mit der Marke identisches oder ähnliches Zeichen auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten oder dergleichen anzubringen oder solche Kennzeichnungsmittel anzubieten oder in den Verkehr zu bringen.

1. Die Beklagte hat schon nicht dargelegt, dass die Klägerin die streitgegenständlichen Werbefolien mit dem Zeichen kia gegenüber Kunden bewirbt bzw. an Kunden verkauft, denen die Benutzung des Zeichens nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG untersagt wäre.

a) Soweit die von der Beklagten durch einen Händlervertrag autorisierten Händler in einem selektiven Vertriebssystem der Beklagten die Folien mit dem Zeichen kia von der Klägerin kaufen, haben sie nicht eine Bewerbung des Verkaufs von KIA-Pro­dukten mit den angegriffenen Folien nach § 14 Abs. 2 MarkenG zu unterlassen.

Nach § 14 Ziffer 2 des Händlervertrages gestattet die Beklagte den autorisierten Händlern vielmehr, die Marken für die Dauer des Händlervertrages ohne Zusätze oder Modifikationen auf den Vertragswaren oder im Zusammenhang mit dem Ver­trieb und Verkauf sowie dem diesbezüglich zu leistenden Kundendienst zu verwen­den.

In der hier angegriffenen Werbung verwendet die Klägerin und damit auch der auto­risierte Vertragshändler, der die Folie von der Klägerin erwirbt, zwar nicht die komplette Marke 30444403, sondern nur den Markenbestandteil kia. Damit wird jedoch nicht gegen § 14 Ziffer 2 Händlervertrag verstoßen. Denn die Verwendung des Markenbestandteils kia ist nicht eine Verwendung mit Zusätzen oder Modifikationen im Sinne von § 14 Ziffer 2 Händlervertrag

Bei mehrgliedrigen Kombinationsmarken, die wie hier aus mehreren Wörtern, Farbe oder einer graphischen Gestaltung bestehen, kann auch einem Markenbestandteil eine selbständige Bedeutung zukommen, wenn er den Gesamteindruck der mehr­gliedrigen Marke prägt. Der von der Klägerin in der angegriffenen Werbung verwendete Markenbestandteil kia prägt die Marke 30444403, weil die übrigen Markenteile »KIA MOTORS« gegenüber dem Wort-Bildbestandteil kia zurücktreten: der Wort-Bildbestandteil »KIA« wiederholt lediglich den durch die umrahmende Ellipse prägenden Wort-Bildbestandteil kia; der Wort-Bildbestandteil »MOTORS« tritt als lediglich das Produkt beschreibendes Element, nämlich das Produkt des mit Motorkraft angetriebenen Kraftfahrzeuges, zurück.

Die Beklagte gestattet den Vertragshändlern nach § 14 Ziffer 2 Händlervertrag nicht nur die Verwendung der Marke, sondern verpflichtet die Händler nach § 15 Ziffer 1 des Händlervertrages dazu, die Vertragswaren und den Kundendienst mit effektiven und angemessenen Mitteln sowie nach Maßgabe der Werberichtlinien von [...] auf eigene Kosten zu bewerben.

b) Die Beklagte legt nicht dar, dass die autorisierten Händler zur Bewerbung der Ver­tragswaren und des Kundendienstes nur und ausschließlich das von der Beklagten zur Verfügung gestellte Werbematerial verwenden dürfen und deshalb durch Ver­wendung fremden VVerlDematerials möglicherweise gegen § 14 Abs. 2 MarkenG ver­stoßen könnten.

Der Text des Händlervertrages in § 15 Ziffer 2, wonach der HÄNDLER das Werbematerial zu verwenden hat, »das ihm möglicherweise von KIA zur Verfügung gestellt wird, und alle möglicherweise von KIA gestarteten Werbe- und Verkaufsförderungs­maßnahmen und -kampagnen nach besten Kräften im Sinne der Vorgaben gemäß Anlage 1 zu unterstützen« hat, bringt klar zum Ausdruck, dass der Händler das Mate­rial verwenden muss, das die Beklagte ihm tatsächlich zur Verfügung stellt. Der Händler muss aber nicht ausschließlich dieses Material verwenden. Die Beklagte be­hält sich durch die Formulierung »möglicherweise von KIA zur Verfügung gestellt« vor, nicht umfassend alles Material, das zur ausreichenden Werbung nach § 15 Ziffer 1 Händlervertrag erforderlich ist, zur Verfügung zu stellen. Jedenfalls beschränkt sie den Händler nicht auf das von ihr zur Verfügung gestellte Material.

Nach § 14 Ziffer 4 des Vertragshändlervertrages der Beklagten hat der HÄNDLER bei allen seinen Werbe- und Verkaufsförderungsmaßnahmen in Bezug auf den Vert­rieb der Vertragswaren und die Erbringung des Kundendienstes die Marken und er­forderlichenfalls den Namen von KIA bzw. des Originalherstellers auf die von KIA vorgegebene Weise zu verwenden. Falls der HÄNDLER die Marken auf eine nicht von KIA vorgegebene Weise verwenden möchte, so hat der HÄNDLER hierzu die schriftliche Genehmigung von KIA einzuholen.

Was die von KIA »vorgegebene Weise« der Verwendung der Marke ist, hat die Be­klagte trotz ihrer Darlegungslast nicht näher ausgeführt. Insbesondere hat sie nicht Anlage 1 zum Vertragshändlervertrag vorgelegt, worin die Händler-Standards defi­niert sein sollen.

Entgegen der Auffassung der Beklagten, hat nicht die Klägerin darzulegen und zu beweisen, dass die streitgegenständlichen Folien von den Händlern, die KIA-Fahr­zeuge verkaufen, benutzt werden dürfen. Welche Werbemittel KIA-Händler nutzen dürfen, hat zunächst die Beklagte darzulegen, weil sie in ihrem selektiven Vertriebs­system die vertraglichen Vereinbarungen mit ihren Händlern trifft.

Eine Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung aufgrund der Behauptung der Beklagten, sie verfüge über umfangreiches Material, aus dem sich die jeweils vorge­gebene Verwendung der Original Marken ergebe, kommt nicht in Betracht. Die Be­klagte hatte schon in Vorbereitung der mündlichen Verhandlung ausreichend Zeit, um jenes Material zu sichten und zum Termin mitzubringen. Jedenfalls hätte sie spä­testens in dem nicht nachgelassenen Schriftsatz vom 12.06.2013 dieses Material vorlegen können, so dass die Notwendigkeit der Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung hätte beurteilt werden können. Die bloße Ankündigung, es gebe Mate­rial, ohne dies konkret zu benennen oder darzustellen, rechtfertigt die Wiedereröff­nung der mündlichen Verhandlung nicht.

b) Auch soweit nicht von der Beklagten autorisierte Händler KIA-Produkte mit den an­gegriffenen Folien der Klägerin bewerben, hat die Beklagte nicht dargelegt, inwieweit sie von jenen Händlern Unterlassung der Bewerbung nach § 14 Abs. 2 MarkenG ver­langen könnte.

Dafür, dass diese Händler außerhalb des Vertriebssystems der Beklagten, Plagiate verkaufen, gibt es nach dem Vortrag der Beklagten keine Anhaltspunkte. Ebenso wenig behauptet die Beklagte, dass es in Deutschland Händler außerhalb ihres Vertriebssystems gibt, die nicht nach § 24 MarkenG erschöpfte KIA-Produkte vertreiben.

II.

Es besteht auch kein Unterlassungsanspruch der Beklagten gegen die Klägerin aus § 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5 Markengesetz, weil die Klägerin sich mit der Verwendung der geschützten Wort-Bildmarke in unlauterer Weise in den Sogbereich der weltweit bekannten Marken [...] begebe und hiermit von der Strahlwirkung der notorisch be­kannten Marke in unlauterer Weise profitiere.

In seiner Entscheidung »Grosse Inspektion für alle« hat der Bundesgerichtshof (BGH, Urteil vom 14.04.2011, I ZR 33/10, zitiert nach juris Rdn. 15) entschieden, dass die Werbefunktion einer Marke beeinträchtigt ist, wenn durch die beanstandete Benutzung die Möglichkeit des Markeninhabers beeinträchtigt wird, die Marke als Element der Verkaufsförderung oder als Instrument der Handelsstrategie einzuset­zen. Versucht ein Dritter sich durch Benutzung eines mit der bekannten Marke identischen Zeichens in den Bereich der Sogwirkung der Marke zu begeben, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen zu profitieren, liege regelmäßig eine Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke vor.

Vorliegend bildet die Klägerin den Markenbestandteil kia in der angegriffenen Werbung jedoch nicht ab, um den mit der Wertschätzung der Marke verbundenen Imagetransfer auszunutzen. Die Klägerin nutzt den Markenbestandteil kia vielmehr, um die von ihr konkret angebotene Folie, die das KIA-Fahrzeug Cee'd bewer­ben soll, darzustellen und zu bewerben. Die Klägerin bewirbt ihre eigenen Folien, die sie als »KIA Fenster Beschriftungssatz-02« oder als Ford Fiesta Beschriftungssatz-01 herstellt. Lediglich auf der Abbildung des von ihr hergestellten Produkts, nämlich der Folie, ist die Marke abgebildet. Die Folie ist auf der Internetseite so abgebildet, wie sie später vertrieben wird. Damit wird nicht der Imagetransfer einer Marke, hier der Marke KIA ausgenutzt. Sondern die Folien, seien sie für KIA, Ford oder BMW werden so abgebildet, wie sie ausgeliefert werden. Insoweit muss bei der Abbildung der Folien der Markenbestandteil kia verwendet werden.

Es kann dahingestellt bleiben, ob die Klägerin damit überhaupt die Marke 30444403 verwendet, soweit diese für Fahrzeuge eingetragen ist, während die Klägerin sie für Folien verwendet.

B.

Die Klägerin kann von der Beklagten Feststellung dahingehend verlangen, dass der Beklagten kein Anspruch zusteht, ihr, der Klägerin, die im Tenor unter I. wiedergegebene Werbung über die Verwendung des Markenbestandteils kia] hinaus zu verbieten

Der Feststellungsantrag ist zulässig gemäß § 256 ZPO, weil die Beklagte von der Klägerin in der E-Mail vom 05.12.2012 verlangt, »die Rechte, die sich aus Wort- und Bildmarken unseres Hauses ergeben«, nicht zu nutzen. Damit verklangt die Beklagte Unterlassung der Verwendung von Marken, etwa der Marke »Cee'd«, die über den in der Unterlassungsklage streitgegenständlichen Markenbestandteil kia hinaus gehen.

Die Feststellungsklage ist begründet, weil die Beklagte von der Klägerin nicht Unter­lassung dahingehend verlangen kann, dass sie Marken der Klägerin in der Werbung für die von ihr vertriebenen Folien in der im Tenor abgebildeten Weise verwendet. Ein Unterlassungsanspruch besteht für die in der Werbung neben dem Markenbestandteil kia abgebildeten Marken oder Markenbestandteilen weder aus § 14, Abs. 4 MarkenG noch aus § 14 Abs. 2 MarkenG. Wegen der Begründung wird auf die Ausführungen unter Ziffer B. verwiesen.

C.

Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits nach §§ 91, 91 a ZPO.

Soweit die Parteien den Rechtsstreit im Hinblick auf den ursprünglich von der Kläge­rin geltend gemachten Feststellungsanspruch hinsichtlich des Markenbestandteils kia  übereinstimmend für erledigt erklärt haben, waren der Beklagten gemäß § 91a ZPO die Kosten aufzuerlegen, weil die Beklagte nicht von der Klägerin Unterlassung der Verwendung des Markenbestandteils verlangen konnte - wie oben unter A ausgeführt - und damit der Feststellungsantrag bis zur Erledigungserklärung be­gründet war.

Das Feststellungsurteil ist nur hinsichtlich des Kostenausspruchs vorläufig vollstreck­bar.

Dr. Stöve 

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